Wyczerpanie prawa do znaku w Internecie

Zagadnieniem budzącym wiele emocji w praktyce działalności operatorów serwisów i sklepów internetowych jest kwestia używania znaków towarowych przysługujących podmiotom trzecim. Nie może to dziwić, zważywszy, iż właściciele praw do znaków, często przedsiębiorcy o globalnym zasięgu działalności, dla których polityka właściwego używania znaków towarowych ma szczególne znaczenie oraz właściciele serwisów internetowych oferujących towary tych przedsiębiorców bardzo często uznają swoje interesy za pozostające w sprzeczności.

 

W praktyce najwięcej sporów wynika z faktu, że w interesie sklepów (serwisów) internetowych jest jak najszersze używanie renomowanych znaków towarowych podmiotów, których produkty są oferowane w sklepie (co nie powinno dziwić ze względu na możliwość promocji w ten sposób samego sklepu i jego pozycji rynkowej) zaś   podmiotom tym, z oczywistych względów, zależy na zachowaniu jak najpełniejszej kontroli na sposobami, formami i zakresem wykorzystania ich znaków.

Dodatkowe komplikacje wynikają przy tym z samej istotny działalności w Internecie, w której używanie oznaczeń przybiera bardzo wiele różnych, szczególnych form (adwords, pozycjonowanie organiczne, przedstawianie produktów oznaczonych znakami, oznaczanie znakami samej strony, domeny itp.). Rodzi się zatem pytanie: w jakim zakresie sklepy i serwisy internetowe mogą posługiwać się znakami osób trzecich, w swojej własnej działalności?

Rozstrzygnięcia wątpliwości związanych z tak zdefiniowanym problemem należy poszukiwać na gruncie treści prawa ochronnego na znak towarowy oraz instytucji wyczerpania prawa do znaku towarowego.

Zgodnie z art. 5 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (w prawie polskim odpowiednie postanowienia zawierają  art 153, 154 i 296 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej) zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

  1. a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany;
  2. b) oznaczenia, w którego przypadku z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

Jednocześnie przepis wskazanej dyrektywy przewiduje szerszą ochronę dla znaków towarowych renomowanych, w stosunku do których właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym: oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionego powodu stanowi nieuprawnione wykorzystanie jego odróżniającego charakteru lub renomy lub jest dla nich szkodliwe.

Zgodnie ze wskazanymi przepisami przez uprawnionego ze znaku mogą być zabronione, między innymi, następujące działania:

  1. a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
  2. b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
  3. c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
  4. d) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

Jednocześnie przepisy dyrektywy przewidują możliwość posługiwania się w pewnym zakresie cudzymi znakami towarowymi na zasadzie wyczerpania prawa do znaku towarowego.

Zgodnie z art. 7 wskazanej dyrektywy znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania używania tego znaku w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Wspólnoty pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą.

Wskazaną zasadę do polskiego prawa recypuje art. 155 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej, zgodnie z którym prawo ochronne na znak towarowy nie rozciąga się na działania dotyczące towarów ze znakiem, polegające w szczególności na ich oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą.

Jak zasady wynikające ze wskazanych przepisów przenieść na praktykę działania sklepów i serwisów Internetowych?

Wskazany problem doczekał się szerokiego omówienia w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, w szczególności w kilku dość głośnych orzeczeniach. Ponieważ orzeczenia te dotyczyły ważnych aspektów używania znaków towarowych w Internecie (adwords, usługi odsyłania do wyników wyszukiwania, oznaczanie serwisu, używanie znaków w ramach portali udostępniających możliwość zamieszczania ofert tj. aukcyjnych), zapadły w stanach faktycznych dotyczących podmiotów zajmujących bardzo ważne pozycje na rynkach, na których działają, a jednocześnie ze względu na wagę orzecznictwa TS w procesie wykładni prawa, także krajowego, warto omówić możliwe rozstrzygnięcia opisanego problemu na przykładzie tych właśnie orzeczeń.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2011 r., C-324/09 L’Oréal SA i inni v. eBay International AG i inni (orzeczenie wstępne)

Wskazane orzeczenie dotyczyło sytuacji używania znaku towarowego za pośrednictwem serwisu aukcyjnego między innymi w ten sposób, że operator tego serwisu umożliwiał podmiotom trzecim przedstawianie w serwisie towarów lub usług opatrzonych danym znakiem.

W tym zakresie TS podjął bardzo istotne dla serwisów aukcyjnych (i podobnych) rozstrzygnięcie wskazujące, że  operator rynku elektronicznego online nie używa oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi lub do nich podobnych, które ukazują się w ofertach sprzedaży wyświetlanych w jego serwisie. W istocie „używanie” przez osobę trzecią oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub do niego podobnego w rozumieniu dyrektywy wymaga co najmniej, by oznaczenie to było wykorzystywane przez tę osobę w ramach jej własnej działalności handlowej. Okoliczność, że taka osoba trzecia świadczy usługę polegającą na umożliwieniu swym klientom przedstawienia w swoim serwisie – w kontekście prowadzonej przez nich działalności handlowej polegającej na przykład na oferowaniu do sprzedaży – oznaczeń odpowiadających znakom towarowym, nie oznacza, że podmiot świadczący taką usługę sam używa rzeczonych oznaczeń w rozumieniu przyjętym przez ustawodawstwo Unii. Wynika stąd, że używanie oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi lub do nich podobnych w ofertach sprzedaży wyświetlanych w serwisie rynku elektronicznego online jest dokonywane przez klientów-sprzedających operatora tego rynku, a nie przez samego operatora.

Z takim rozstrzygnięciem należy się zgodzić. Używanie znaków towarowych polega przede wszystkim na oznaczaniu nimi własnej działalności. Działalność serwisu aukcyjnego nie polega zaś na sprzedaży danych towarów czy usług, ale na udostępnianiu platformy do takiej sprzedaży. Taką sytuację można porównać np. do sytuacji wydawcy gazety drukującego oferty lub reklamy- oczywistym jest, że nie dokonuje on naruszenia znaku towarowego udostępniając reklamę na zlecenie innego podmiotu. Wydaje się zatem, że w sytuacji podobnej do serwisów aukcyjnych są także inne strony pośredniczące w sprzedaży między Klientami a podmiotami zamieszczającymi oferty na danym portalu (serwisy ogłoszeniowe, portale do zamawiania posiłków z restauracji etc), czy też inne serwisy stanowiące w istocie platformy do zamieszczania określonych treści (np. platformy blogowe). Oczywiście teza dotyczy znaków oryginalnych. W przypadku oferowania towarów oznaczonych znakami podrobionymi operator usługi online  może ponosić określoną odpowiedzialność, ale na zupełnie innej podstawie (najogólniej rzecz biorąc nie na podstawie przepisów o ochronie znaków towarowych, ale przepisów dotyczących usługodawców usług elektronicznych)

Wskazane orzeczenie dotyczy także drugiej, bardzo ważnej dla rynku e-commerce kwestii- używania znaków towarowych w reklamach typu adwords. W tym zakresie Trybunał podkreślił już, że właściciel znaku towarowego jest uprawniony zakazać operatorowi rynku elektronicznego online prowadzenia bez jego zgody, za pomocą identycznego z tym znakiem słowa kluczowego wybranego przez owego operatora w ramach usługi odsyłania w Internecie, reklamy oznaczonych tym znakiem towarów sprzedawanych na wspomnianym rynku, jeżeli taka reklama nie pozwala lub z trudnością pozwala właściwie poinformowanemu i dostatecznie uważnemu internaucie na zorientowanie się, czy owe towary pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też przeciwnie, od osoby trzeciej.

Bardzo ważne dla wskazanej tezy było dostrzeżenie przez Trybunał, że używanie słów kluczowych tożsamych z określonym znakiem towarowym dla wyświetlania reklam ofert pojawiających się  w danym serwisie stanowi reklamę nie tylko niektórych ofert sprzedaży zamieszczonych na tym rynku, ale także reklamę samego rynku, a więc w konsekwencji promocję także własnej usługi polegającej na udostępnieniu sprzedającym i nabywcom towarów rynku elektronicznego online.

Jest to z pewnością używanie mieszczące się w zakresie objętym treścią prawa ochronnego na znak towarowy.

W zakresie w jakim takie używanie stanowi promocję własnej usługi operatora portalu nie stanowi to jednak używania znaku dla towarów 'identycznych z tymi, dla których znak został zarejestrowany (czym innym jest usługa portalu a czym innym towar opatrzony znakiem) w związku z czym takie używanie może co najwyżej podlegać dyspozycji przepisów dotyczących ochrony znaków renomowanych.

Jednocześnie używanie znaków jako słów kluczowych w celu promocji towarów, które jeden z klientów operatora sprzedaje za pomocą usługi odbywa się w sposób, który powoduje powstanie związku między danym oznaczeniem a ową usługą i budzi oczywiste skojarzenia między samym usługą a towarem. W związku z powyższym uprawniony ze znaku ma prawo wówczas zakazać takiego używania znaku, gdy reklama nie pozwala lub z trudnością pozwala właściwie poinformowanemu i dostatecznie uważnemu internaucie na zorientowanie się, czy reklamowane towary lub usługi pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też przeciwnie, od osoby trzeciej. Zakaz w takim przypadku jest uzasadniony ryzykiem konfuzji w skutek utraty funkcji odróżniającej znaku.

Reklama pochodząca od operatora rynku online i wyświetlana przez operatora wyszukiwarki musi zatem w każdym wypadku wskazywać tożsamość operatora rynku i fakt, że towary markowe będące przedmiotem reklamy są sprzedawane za pośrednictwem prowadzonego przez niego rynku elektronicznego. Najprościej rzecz ujmując internauta w takim przypadku musi mieć świadomość, że dana strona jest stroną operatora serwisu, a nie uprawnionego ze znaku i że odbywa się za jej pośrednictwem sprzedaż towarów opatrzonych znakiem innych podmiotów.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 2010 r., C-558/08 Portakabin Limited, Portakabin B.V. v. Primakabin B.V. (orzeczenie wstępne).

W innym ważnym wyroku TS wskazał odnośnie reklam typu adwords, że, mimo że pewnych okolicznościach (jak wskazano w wyroku C-324/09 L’Oréal SA i inni v. eBay International AG i inni) uprawniony ze znaku może zakazać takiego używania (głównie związane jest to z, jak wskazano, ryzykiem konfuzji) to, w pewnych przypadkach, takie używanie jest dozwolone na zasadzie wyczerpania prawa do znaku towarowego.

Zgodnie ze wskazanym orzeczeniem właściciel znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania reklamodawcy zamieszczania, w przypadku wpisania do wyszukiwarki oznaczenia identycznego ze wspomnianym znakiem lub do niego podobnego, które ów reklamodawca wybrał bez zgody właściciela jako słowo kluczowe w ramach usługi odsyłania w Internecie, reklamy dotyczącej dalszej sprzedaży towarów używanych, wytworzonych i wprowadzonych do obrotu w EOG przez owego właściciela lub za jego zgodą, chyba że istnieją uzasadnione powody, które motywują sprzeciw tego właściciela, na przykład gdy takie używanie skłania do myślenia, że między sprzedawcą a właścicielem znaku towarowego istnieją powiązania gospodarcze, lub gdy takie używanie w istotny sposób narusza renomę znaku towarowego.

Taka teza odpowiada treści przepisów prawa polskiego w ramach, których dopuszczalne są działania dotyczące towarów ze znakiem, polegające w szczególności na ich oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą.

 

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r., C-236/08, Google France SARL i Google Inc. v. Louis Vuitton Malletier SA i inni (orzeczenie wstępne)

We wskazanym wyroku ETS rozstrzygnął, że podmiot świadczący usługę odsyłania, który przechowuje oznaczenie identyczne z danym znakiem towarowym jako słowo kluczowe i organizuje na jego podstawie wyświetlanie reklam (np. operator wyszukiwarki internetowej), nie używa rzeczonego oznaczenia w rozumieniu dyrektywy. U podstaw wskazanego rozstrzygnięcia legły założenia analogiczne do przyjętych w sprawie dotyczących serwisów aukcyjnych. W takiej sytuacji wydaje się, że to, że  podmiot świadczący usługę odsyłania wprawdzie umożliwia swym klientom używanie oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi lub do nich podobnych, jednak sam nie używa tych oznaczeń, wydaje się nawet jeszcze bardziej oczywiste.

Podsumowując, z powyższych orzeczeń wynikają bardzo ważne wnioski dla operatorów serwisów internetowych a mianowicie:

– operator wyszukiwarek internetowych świadczący usługę odsyłania w Internecie, nie używa znaków towarowych wybieranych jako słowa kluczowe, w związku z powyższym nie można zakazać takiego używania znaków;

– powyższa ocena odnosi się również do operatorów serwisów świadczących usługę pośredniczenia w sprzedaży i umożliwiających zamieszczanie ofert (w szczególności serwisów aukcyjnych)

– reklamowanie serwisów za pomocą znaków osób trzecich w wyszukiwarkach internetowych (np. reklamy typu adwords), gdy dany serwis posiada ofertę produktów oznaczonych danym znakiem może być dopuszczalne w ramach wyczerpania prawa do znaku towarowego (oczywiście przy założeniu wprowadzenia towaru do obrotu za zgodą uprawnionego ze znaku), jednakże wykracza poza te ramy i może być zakazane jeśli prowadzi do ryzyka konfuzji, co do pochodzenia serwisu internetowego lub jego powiązań z uprawionym ze znaku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Aby kontynuować, musisz zaakceptować warunki